«Специалисты» и «эксперты» в спорах о нарушении исключительных прав (И. Волкова, журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» N 8, 9, август, сентябрь 2017 г.)
«Специалисты» и «эксперты» в спорах о нарушении исключительных прав
Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» N 8, август 2017 г., с. 19-30.
В публикации [1] при анализе дела N А40-66073/09 была вскрыта одна из важнейших проблем, связанных с такими понятиями, как эксперт и специалист, принятыми в судебном законодательстве, а также понятием обычный или средний специалист в области техники, известным в патентном праве и практике патентования. Настоящую статью можно рассматривать как продолжение [1], при этом она посвящена одной из самых сложных проблем патентного права. Эта проблема характерна только для судебных споров в отношении объектов промышленной собственности, и она имеет скрытый характер, во всяком случае, для отечественного судебного корпуса, в силу недостаточной осведомленности в вопросах патентного права. С другой стороны, далекая от совершенства патентно-правовая методология не способствует распространению в судебных спорах правильных и необходимых представлений по целому ряду принципиально важных аспектов процесса осуществления патентной экспертизы. В результате оказались незамеченными и неосознанными важные для обоснованных решений судебных споров обстоятельства:
— отсутствие согласованности при применении статей АПК РФ и ГК РФ,
— неспособность официальной патентно-правовой методологии предоставить судам необходимые правила.
Согласно ст. 55.1 (п. 1) АПК РФ «специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам».
В соответствии с той же статьей АПК «экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом».
По сути это роль консультанта, при этом следует подчеркнуть, что АПК не предусматривает обязательную экспертизу при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав, и суд не обязан принимать ее во внимание в своих решениях (ст. 71 АПК).
Как известно, оценка доказательств в арбитражном процессе производится в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, которая дает возможность вообще не принимать во внимание экспертизу в качестве доказательства по делу. Данный вывод находит подтверждение в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 2014 г. N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», п. 12 которого разъясняет, что «согласно положениям частей 4 и 5 ст. 71 АПК РФ заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.
Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 ст. 71. При этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ)», а согласно п. 14 «для оказания содействия суду в уяснении вопросов, требующих специальных знаний, в том числе возникающих при исследовании заключения эксперта, суд может привлечь специалиста (ст. 87.1 АПК РФ)». Понятие «специалист» присутствует и в патентном законодательстве, в частности, в ГК РФ, но функции этой фигуры, ее обязательная роль в доказательствах самых важных вопросов при оценке патентоспособности, толковании патентной формулы, а значит, и объема прав, в том числе с применением доктрины эквивалентов, совершенно не соотносятся с задачами и функциями специалистов и экспертов в представлениях судебного корпуса.
Речь идет о персоне «обычного или среднего специалиста в технике», которая давно является вполне легальной, т.е. признанной любым патентным законодательством, при этом в настоящее время она является ключевой, поскольку с позиции этой персоны осуществляется оценка основных вопросов патентного права. По существу, именно обычный специалист в технике является обязательным техническим экспертом, как при оценке критериев патентоспособности, так и при толковании патентной формулы, т.е. оценке объема правовой защиты, а следовательно, эквивалентности. Будучи гипотетической персоной, он является носителем методологических принципов, без которых невозможно осуществить патентную экспертизу, а затем обоснованно защитить права как патентовладельцев, так и третьих лиц, что немаловажно.
Понятно, что такие функции никоим образом не соотносятся с ролью консультанта или эксперта по техническим вопросам согласно принятой терминологии АПК РФ, учитывая, что обязательная экспертиза при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав АПК РФ не предусмотрена, а оценка основных вопросов патентного права, в том числе толкования патентной формулы и оценки объема прав в случае их нарушения без мнения среднего специалиста, в технике невозможна.
Понятие «средний» или «обычный специалист» в данной области техники появилось в патентном праве как вспомогательное средство оценки критерия очевидности (изобретательский уровень) достаточно давно.
В настоящее время оно указано в любом патентном законе, по крайней мере, в том разделе (статье), который относится к общепринятому критерию патентоспособности — изобретательскому уровню.
В Европейской патентной конвенции (ЕПК) ссылка на обычного специалиста имеет место в ст. 56, 83 и протоколе интерпретации к ст. 69 с прямым указанием на то, что патентная формула и ее объем толкуются с позиции специалиста в области техники.
Эта фигура является ключевой потому, что с ее помощью осуществляется оценка: ясности и полноты притязаний, правильности используемой технической терминологии, соответствия критериям патентоспособности, степени раскрытия изобретения, толкования патентной формулы.
Фигура обычного специалиста была создана судами для того, чтобы обеспечить некую одинаковую, а главное, достаточно предсказуемую планку при решении вопроса об очевидности и неочевидности. Со временем на основе судебных решений создавались требования и правила, связанные с рассматриваемой фигурой и ее функциями в конкретных ситуациях, т.е. разрабатывались подходы, которые затем становились основой для создания методологии, находящей отражение в нормативных документах.
В 2004 г. Е.А. Устинова и О.В. Челышева впервые опубликовали на русском языке определение специалиста в технике из Руководства по экспертизе ЕПВ и Руководства РСТ (часть 13, п. 13.11) 2000 г., которые имеют одинаковую редакцию*(1).
В настоящее время уже в открытом доступе имеются полные переводы последних редакций, которые с очевидностью свидетельствуют о той огромной работе по совершенствованию представлений о специалисте в технике, которая должна служить для нас готовым опытом для заимствования.
Например, в п. 11.3 переведенной на русский язык четвертой части Руководства по экспертизе в ЕПВ 2010 г.*(2) «специалистом в области техники является специалист, практикующий в соответствующей области, который располагает средними знаниями и способностями и знает то, что является общим объемом знаний в области техники на определенный момент (см. T 4/98, OJ 2002, 139, T 143/94, OJ 7/1996, 430, T 426/88, OJ 8/1992, 427). Считается, что у него был доступ ко всему, что относится к уровню техники, в особенности к документам, упомянутым в отчете о поиске, и что он имел в своем распоряжении нормальные средства и способность для обычной работы и экспериментирования.
Если проблема побуждает специалиста искать решение в другой технической области, то специалист в той области является специалистом для решения проблемы. Специалист вовлечен в постоянное развитие в своей технической области (см. T 774/89, T 817/95). Предполагается, что он ищет новые импульсы и в соседних, и общих технических областях (см. T 176/84, OJ 2/1986, 50, T 195/84, OJ 2/1986, 121), или даже в отдаленных технических областях, если на это есть причина (T 560/89, OJ 12/1992, 725). Поэтому оценка того, имеет ли решение изобретательский уровень, должна быть основана на знаниях и способностях того специалиста (см. T32/81, OJ 6/1982,225).
В некоторых случаях целесообразно представлять группы людей, например, исследовательские или производственные группы, а не одного человека (T164/92, OJ 5/1995,305, T 986/96, не опубликованные в OJ). Следует принять во внимание и то, что специалист обладает тем же уровнем знаний для оценки изобретательского уровня и достаточного раскрытия (см. T60/89, OJ 6/1992,268, T694/92, T373/94, не опубликованные в OJ)».
В случае если правила Руководства по экспертизе ЕПВ не обеспечивают соответствующую методологическую поддержку, зарубежный патентовладелец или изобретатель, или третьи лица, имеют прекрасную возможность обратиться непосредственно к практике прецедентов, т.е. к Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (Case Law — Прецедентное право в апелляционном совете ЕПВ).
Это сборник, в котором обобщаются и систематизируются решения и мнения судебных палат ЕПВ. Он известен как «Белая книга», которая признана самым продаваемым изданием ЕПВ. Она издается каждые три-четыре года, начиная с 1993 г. (за период 1987-1992 гг.).
В августе 2016 года опубликовано восьмое издание сборника*(3), в то же время специальный выпуск официального журнала ЕРО издается ежегодно, подводя итоги самых последних прецедентов.
Сэр Робин Джейкоб, бывший британский судья, специализирующийся в области права интеллектуальной собственности, считает книгу не иначе как «очень, очень хорошей книгой, суперкнигой, которая на самом деле, вероятно, лучше, чем любое другое руководство».
Он признал, однако, что некоторые решения, обсуждаемые в Белой книге, «были направлены в разные стороны, но что это было, потому что сам закон иногда указывает в разные стороны»*(4).
Каждый новый выпуск сборника обязательно содержит решения с новыми формулировками, пояснениями и толкованиями, а некоторые даже новые рубрики в соответствующих разделах.
Например, в 3-м издании, которое рассматривалось в работах Е.А. Устиновой и О.В. Челышевой «Ключевая фигура патентного права»*(5), «Средний специалист в Европейской судебной практике»*(6) и др. были следующие рубрики:
1. Определение понятия специалиста в качестве среднего специалиста.
2. Смежная область техники.
3. Определение среднего специалиста в биотехнологии.
4. Уровень знаний среднего специалиста.
В 5-м издании к этому перечню добавлены рубрики:
1. Определение среднего специалиста в случае компьютерно-реализованных изобретений (Computerimplemented inventions).
2. Обыденные вещи из разных областей техники (Everyday items from a different technical field). Каждая рубрика включает краткие резюме из соответствующих решений, которые и принимаются за образец при решении аналогичных дел в последующем.
Обращаем также внимание на дело (T 641/00, OJ 2003, 352), которого не было в более ранних редакциях сборника, и которое имеет самое непосредственное отношение к поднятой в настоящей статье теме, поскольку оно содержит абсолютно четко сформулированную позицию в отношении места среднего специалиста: персона среднего специалиста — это эксперт в области техники (expert in a technical field).
Как видно, правила Руководства ЕПВ (нормативного документа) содержат ссылки на соответствующие решения коллегий, т.е. практика прецедентов служит основой для создания официальной методологии.
Комментарии к ЕПК, т.е. собственно к закону, построены по такому же принципу, в частности, представления о фигуре среднего специалиста и раскрытие содержания связанных с ним понятий: техническая область, обычные общие знания, уровень техники и др. содержат ссылки на решения коллегий, в которых рассматривались эти вопросы [3].
Таким образом, прослеживается единообразие в подходе, которое не становится непреодолимой преградой для внесения изменения в те или иные формулировки. Это подтверждается текстами новых изданий сборников Case Law и новых редакций Руководства по экспертизе ЕПВ. При рассмотрении вопросов, связанных с совершенствованием патентно-правовой методологии, нельзя не обратить внимания на два важных обстоятельства, в значительной степени влияющих на этот процесс:
— публичное обсуждение важных и проблемных вопросов, в том числе анализ судебных решений, в журналах и на регулярных симпозиумах,
— активная деятельность Международной ассоциации по защите интеллектуальной собственности (AIPPI), особенно в последние два десятилетия.
AIPPI является ведущей в мире международной организацией, занимающейся развитием и совершенствованием правовых режимов для защиты интеллектуальной собственности.
Это политически нейтральная, некоммерческая организация, с постоянным местом нахождения в Швейцарии, которая в настоящее время насчитывает более 9000 членов, представляющих более 100 стран мира. Цель AIPPI — содействие охране интеллектуальной собственности на международном и национальном уровнях, в частности, развитие, расширение и совершенствование международных и региональных договоров и соглашений, а также национальных законов, касающихся интеллектуальной собственности. Деятельность осуществляется путем проведения исследований существующих национальных законов и предложения мер для достижения гармонизации этих законов на международной основе.
Там, где это уместно, AIPPI представляет материалы перед крупными судами и законодательными органами, выступая за укрепление защиты интеллектуальной собственности. За время своего существования AIPPI приняла более 700 резолюций и докладов. Представление этих резолюций и докладов для международных правительственных организаций, в частности, ВОИС, внесло значительный вклад в развитие, совершенствование и гармонизацию международной защиты интеллектуальной собственности.Членами AIPPI являются физические лица, заинтересованные в защите интеллектуальной собственности на национальном или международном уровне (юристы, патентные поверенные, патентные агенты и агенты по товарным знакам, судьи, ученые, инженеры, а также корпорации).
В рамках деятельности AIPPI были проведены исследования методов оценки критерия «изобретательский уровень», причем в первую очередь внимание было направлено на исследование понятия «специалист в области техники».
Эта проблема вызвала огромный интерес со стороны национальных групп AIPPI, которые прислали свои отчеты (41 страна) в ответ на заданные им вопросы.
По результатам этих отчетов был составлен обобщенный доклад, в котором рассматривались следующие элементы определения среднего специалиста в области техники:
1. Природа. Концепция обычного специалиста в технике является универсальной, поскольку имеет отношение как к оценке патентоспособности, так и к оценке достаточности раскрытия изобретения и объема защиты, особенно при применении доктрины эквивалентов.
2. Атрибуты и персональная компетенция среднего специалиста в технике.
3. Знания среднего специалиста в технике. Имеется в виду объем знаний, в особенности в области общих знаний, и уровень образования.
4. Перспективы международной гармонизации.
В российском патентном законодательстве, нормативных документах и комментариях к ним ситуация складывается иным образом.
Анализ нормативных документов свидетельствует об отсутствии понимания реальной значимости фигуры и функций среднего специалиста как в процессе патентования, так и в судебных процессах, связанных с защитой патентных прав.
В ГК РФ термин специалист упоминается в двух статьях:
— «Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. » (п. 2 ст. 1350);
— «Заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники» (п. 2 ст. 1375).
В ЕПК термин специалист содержат аналогичные статьи:
— ст. 56: изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, если относительно известного уровня техники, оно неочевидно специалисту в данной области техники;
— ст. 83: европейская патентная заявка должна раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы быть осуществленной специалистом, а кроме того, что очень важно, в протоколе интерпретации к ст. 69 при толковании патентной формулы и оценке объема защиты.
Надо подчеркнуть, что толкование формулы изобретения, в частности при оценке факта нарушения патента, решается с помощью среднего специалиста.
Если этот специалист может отыскать равноценно действующие формы выполнения изобретения, отклоняющиеся от точного текста и буквального смысла формулы, то объем прав может быть расширен (Доктрина эквивалентов).
Статьи ЕПК не содержат определения персоны, квалифицированной в области техники (a person skilled in the art)*(7), а согласно правилам Руководства ЕПВ, под специалистом в данной области подразумевается обычный практикующий специалист, которому известно то, что было общеизвестно на соответствующую дату.
Значительная часть решений Технической палаты содержит указание на то, что входит в уровень знаний и каковы способности среднего специалиста:
— согласно решениям Т171/84, Т51/87, Т580/88 и Т772/89 справочники и общая техническая литература составляют часть обычных общих знаний;
— в деле Т766/91 коллегия подвела итог общепринятого мнения, что общие знания представлены в основных учебниках и справочниках по тому предмету, к которому относится данный вопрос. Это те знания, которые ожидаются от человека, имеющего опыт в данной области, или с которыми он, по меньшей мере, должен быть знаком настолько, чтобы он мог обратиться к справочнику в случае необходимости;
— в Т206/83 было разъяснено, что информация, которую можно получить только после проведения обширного поиска, не считается частью обычных общих знаний (см. также Т654/90);
— согласно Т171/84 (OJ 1986, 95), описания к патентам не могут обычно вносить вклад в достаточность раскрытия, если они не доступны для опытного читателя данного патента, однако в исключительных случаях патентные описания и научные публикации можно рассматривать как часть обычных общих знаний, если изобретение относится к настолько новой области исследований, что релевантных технических знаний еще нет в справочниках (Т51/87 (OJ 1991,177), T772/89 и Т676/94) [4].
Все это отсутствует в отечественном патентном праве.
Так, в комментариях [5] утверждается, что понятие «специалист следует рассматривать в обычном смысле этого слова», и поэтому оно не сопровождается каким-либо формальным определением и не сужается до понятий «специалист в данной области техники», «средний специалист» и т.п.
В 2010 г. в работе «О совершенствовании методологии оценки изобретательского уровня» Е.А. Устинова и О.В. Маленькая показали, что отсутствие формального определения у комментаторов выглядит как широта взглядов и открывает двери для нарушения прав как изобретателей, так и третьих лиц.
Кроме того, даже в обычном смысле слова «специалист — это лицо, владеющее профессионально специальными знаниями и навыками в какой-либо области науки, техники, производства, искусства, мастер своего дела» [6], т.е. понятие «специалист» вне области его деятельности не имеет содержания, а следовательно и смысла, а принятое в любом патентном законодательстве понятие «специалист в данной области техники» отражает принадлежность к области, в которой создано изобретение.
Прилагательное «средний» или «обычный» необходимо для характеристики уровня знаний и квалификации специалиста, с точки зрения которого осуществляется оценка важнейших вопросов в патентном праве.
Необходимо добавить, что вопрос не только и не столько в том, что специалист способен понять сведения из уровня техники, которые могут относиться к изобретению, а в том, какие знания могут служить общей мерой для оценки изобретательского уровня или очевидности технического решения. Ответ на вопрос, обладает ли данное решение изобретательским уровнем, должен быть основан на знаниях и способностях этого специалиста, а следовательно, нужно понимать, что под этим подразумевается.
В ст. 1350 ГК РФ условие патентоспособности «изобретательский уровень» сформулировано в такой же редакции, как и в Патентном законе РФ, а именно: «изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники».
В Комментарии к части четвертой ГК РФ 2007 г. [7] при рассмотрении п. 2 ст. 1350 ГК РФ (изобретательский уровень), приводится следующее разъяснение:
«Действующее законодательство не раскрывает понятия «специалист», а само оно является юридической фикцией. Обычно под указанным понятием для целей проверки соответствия условию изобретательского уровня понимают лицо, квалификация которого, соответствующая среднему уровню в данной области техники, позволила бы ему осуществить заявленное изобретение, т.е. воплотить его в материальный объект » (Прим. — Выделено автором статьи).
Здесь критерий «изобретательский уровень» ошибочно связан с оценкой осуществимости изобретения, а не с условием очевидности, как следует из той же ст. 1350 ГК РФ.
Следует заметить, что осуществимость изобретения тоже оценивается с помощью специалиста в области техники в соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которому описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.
В пункте 9 комментария В.И. Еременко к ст. 1350 ГК РФ [8] приведена более обширная информация по поводу критерия «изобретательский уровень» из пункта 2 указанной статьи.
К сожалению, больше половины этой информации относится собственно не к ст. 1350 ГК РФ, а к критерию изобретательской деятельности, или изобретательского шага, который якобы предусмотрен Европейской патентной конвенцией 2000 г. для оценки творческого характера деятельности изобретателя.
На самом деле критерий «изобретательский уровень» существовал уже в первой же редакции ЕПК, которая начала действовать в 1977 г.*(8), а статья 56, содержащая его, сформулирована следующим образом: «An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art » (Прим. — Выделено автором статьи).
Во-первых, в статье 56 ЕПК, т.е. статье закона, совершенно определенно указано, что специалист в области техники — обычный, что, как уже было сказано, является принципиально важным, но тем не менее опущено автором комментария [8], а значит ведет к искажению смысла.
Во-вторых, критерий inventive step переведен как «изобретательская деятельность». Вероятно, такой перевод в принципе допустим, но не будут ли при этом искажены и буква, и дух закона?
Действительно, слово step имеет несколько вариантов перевода с английского языка — «шаг, мера, ступень» и др.
Ступень (level) — это уровень, что согласно толковому словарю Ефремовой означает степень, характеризующую качество, высоту, величину развития чего-либо.
Такие варианты перевода, как шаг, уровень (высота развития) выражают суть рассматриваемого критерия, которая заключается в том, чтобы выяснить качество (меру степень, уровень) различия между объектом изобретения и сравниваемого с ним объекта.
А что такое изобретательская деятельность (activity, work) разве при чтении этого словосочетания не возникает вполне однозначная мысль — это работа изобретателя. Здесь присутствует и полное соответствие с переводом на английский язык, и в то же время полностью отсутствует какая-либо связь со словом step (уровень или шаг).
Это то, что называется нарушением буквы, в данном случае перевода, Закона. Наконец, чтобы читатель получил истинные представления о том, какие толкования ст. 56 ЕПК и соответственно понятий специалист и очевидность существуют в действительности и какими пользуются зарубежные специалисты, обратимся к уже упомянутым Комментариям к ЕПК [3].
В них указано, что вопрос об изобретательском уровне возникает только при наличии новизны, т.е. если есть различие (difference) между изобретением и уровнем техники. Мера или степень этого различия (extent of this difference) определяют присутствие inventive step. Очевидно, что речь идет не о деятельности, т.е. работе изобретателя, а о качестве (уровне) различия между созданным объектом и объектом из уровня техники. Это качество оценивается с точки зрения среднего специалиста, оно должно быть неочевидным для него, а не для любого специалиста, в частности, высокопрофессионального или даже одаренного.
Из Комментариев к ЕПК также следует, что термин «очевидный», в принципе, является субъективным, но » с помощью установленных Руководством ЕПВ принципов и правил, а также с помощью прецедентного права была достигнута объективность. ЕПВ установило характеристики специалиста в данной области и разработало четко определенную процедуру, так называемый метод «проблема-и-решение», который позволяет проводить оценку изобретательского уровня. Данное руководство предоставляет объективные критерии для суждения о наличии изобретательского уровня в соответствии с упомянутым выше строгим стандартом » [3, с. 82] (Прим. — Выделено автором статьи).
А далее в Комментариях к ЕПК на 13 страницах текста, изложенного мелким шрифтом, рассматриваются конкретные правила, характеризующие уровень знаний специалиста в разных ситуациях, общеизвестность информации, разграничение областей техники и т.д., со ссылками на реальные судебные решения.Что касается оценки очевидности, то она осуществляется в настоящее время с помощью специально разработанного метода, который называется методом «решение и проблема». Аналогичные правила и методы разработаны в Руководстве ЕПВ и Административном Регламенте РСТ, и были описаны российскими авторами Е.А. Устиновой и О.В. Челышевой в работах [2; 9], а также в работах «Оценка изобретательского уровня (согласно требованиям ЕПВ)*(9)» и «Ключевая фигура патентного права*(10)» тех же авторов.
С какой целью в Комментариях [7] к ст. 1350 ГК РФ обсуждается необозначенная статья ЕПК с формулировками, не дающими верного представления о состоянии вопросов, связанных фигурой среднего специалиста и с оценкой изобретательского уровня в ЕПК? Получается, что это информация служит заменой, а точнее подменой, разъяснений, предназначенных собственно для ст. 1350 ГК РФ.
И действительно, эти разъяснения сводятся к тому, что только в 2008 г. проектом Регламента по изобретениям предусмотрены понятия, необходимые для надлежащего установления изобретательского уровня, а именно:
— под специалистом понимается гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках), имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области;
— изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.
«Пункт 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утверждены приказом Минэкономразвития N 316 от 25 мая 2016 г.) (Правил) содержит следующее определение: «под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках».
Пункт 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов (утверждены приказом Минэкономразвития N 316 от 25 мая 2016 г.) (Правил) содержит следующие требования:
«При проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста «. (Прим. — Выделено автором статьи).
Если судить по комментарию В.И. Еременко к ст. 1350 ГК РФ [7], п. 36 Требований и п. 75 Правил содержат исчерпывающий перечень необходимых условий для надлежащего установления изобретательского уровня, что никак не соотносится с международной практикой, нашедшей отражение и в нормативных документах (Руководство ЕПВ по экспертизе), и, конечно, в практике прецедентов.
Именно на практике возникает необходимость рассматривать не общие, а конкретные вопросы, связанные с установлением уровня знаний обычного специалиста, соотнесение областей техники и т.д., но понимание такой необходимости отсутствует в нашем патентном законодательстве.
Подтверждением тому может служить еще один комментарий к ст. 1350 ГК РФ из Комментариев к части четвертой ГК РФ под редакцией Л.А. Трахтенгерц [12]:
«4. В абзаце 2 п. 2 статьи содержится условие изобретательского уровня, которому должно соответствовать оцениваемое изобретение. от создателя нового изобретения требуется особое творчество, позволяющее специалисту при оценке технического решения сделать вывод о том, что оно не следует явным образом из уровня техники.
Под специалистом в Кодексе понимается гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в конкретной области техники (общими знаниями в конкретной области техники считаются знания, основанные на информации, содержащейся в справочниках, монографиях, учебниках и т.п.), располагающее доступом ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники».
Во-первых, в ГК РФ отсутствует определение специалиста, а потому оборот «под специалистом в Кодексе понимается» не имеет под собой оснований.
Во-вторых, подобное определение было в проекте Административного регламента 2007 г.*(11) и некоторых руководствах по экспертизе, ныне недействующих. Отмененный в 2016 г. Административный регламент 2009 г.*(12) понятия «специалист» не содержал. Определение этого понятия переносилось или даже не переносилось в более поздние нормативные документы в одном и том же виде, причем п. 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом N 316 Минэкономразвития РФ от 25 мая 2016 г., содержит самую небрежную формулировку, бесполезную для практической работы.
Приведенная выше информация позволяет сделать подобный вывод, а также вывод о том, что в отечественном патентном законодательстве отсутствует даже намек на совершенствование в области рассматриваемых вопросов. Скорее, наоборот, создатели нормативных документов старательно избегают даже упоминания термина специалист в технике, не говоря уже об определении понятия, а тем более обсуждении проблем, с ним связанных.
Это определение, например, отсутствует в Комментариях под редакцией П.В. Крашенинникова [13] и в действующем Руководстве по экспертизе изобретений. Полагаться на судебную практику не приходится, учитывая состояние дела в патентном законодательстве.
Проведенный анализ не оставляет сомнений в том, что фигура именно обычного специалиста в технике как носителя методологии оценки очевидности в патентном праве остается ключевой и не имеет альтернативы.
Конечно, охарактеризованные общими выражениями такие термины, как: обычные, общедоступные знания, принадлежность к определенной области техники и т.д., не дают четких и однозначных представлений. Именно поэтому в течение многих лет судебная практика на конкретных делах вырабатывала и продолжает вырабатывать дополнительные, уточняющие аспекты, характеризующие среднего специалиста. У нас такая практика отсутствует, и наши специалисты имеют возможность опираться только на нормативные документы (регламенты, рекомендации) и комментарии, которые, как здесь показано, демонстрируют свою несостоятельность.
Конечно, такие же вопросы возникают и в процессе патентной экспертизы, но то, как они решаются и решаются ли вообще, остается преимущественно скрытым, к тому же за конечные результаты патентная экспертиза ответственности не несет. А в случае судебного рассмотрения в настоящее время имеется возможность, если не повлиять на ход рассмотрения, то обнаружить проблему и обсудить ее в печати.
Продолжение в следующем номере.
1. И.В. Волкова. Некоторые аспекты судебных споров о нарушении прав патентообладателей. — Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, 2016, N 10. — С. 11-24.
2. Е.А. Устинова, О.В. Челышева. Понятие «средний специалист в химии и биотехнологии». — М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2006.
3. The annotated european patent conven^n fourteenth revised edition volume i by derk visser. Updated till 30 November 2006, H. Tel, Publisher TEL.P115.
4. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd edition 1998, 1999 EPO, 592 p.
5. Корчагин А.Д. и др. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. — М.: Компания Димитрейд График Групп, 2004.
6. Булыко А.Н. Словарь иностранных слов. — М.: МАРТИН, 2004. — С. 65.
7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая (постатейный) / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. — 784 с.
8. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. — М.: Экзамен, 2009, 974 с.
9. Е.А. Устинова, О.В. Челышева. Понятие «средний специалист» в химии и биотехнологии. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2006. — 91 с.
10. Устинова Е.А., Челышева О.В. Позиция Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI) по доктрине эквивалентов (симпозиум финской группы ассоциации в Хельсинки 8-9 марта 1999 г.) — М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.
11. Е.А. Устинова, О.В. Челышева. Эквиваленты в биотехнологии // Изобретательство, том V. — N 8/2005, с. 5-20.
12. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. — М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. — 812 с.
13. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. Крашенинникова П.В. — М.: Статут, 2011. — 926 с.
14. Интеллектуальная собственность. Терминологический словарь. — М., МО МАНПО, 2001. — С. 334.
15. Сулимова Е.Б. О необходимости введения новой судебной экспертной специальности «экспертиза в области интеллектуальной собственности / http://spbkpp.org/wp-content/.
*(1) http://chempatlaw.pro/d/871724/d/klyuchevayafigurapatentnogopra va.pdf.
*(2) http://www.patika.ru/Skachat_PDF/Rukovodstvo_po_ekspertize_Evro peyskom_patentnom_vedomstve_C.pdf.
*(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Case_Law_of_the_Boards_of_Appeal_ of_the_European_Patent_Office (создан скрин-шот от 28.06.2017).
*(5) http://chempatlaw.pro/d/871724/d/klyuchevayafigurapatentnogopra va.pdf.
*(7) The «person skilled in the art» should be presumed to be an ordinary practitioner in a field of technology aware of what was common generalknowledge in the art at the relevant date.
*(8) https://en.wikipedia.org/wiki/European_Patent_Convention (создан скрин-шот от 18.06.2017).
*(9) http://chempatlaw.pro/d/871724/d/otsenkaizobretatelskogourovnya (ch1).pdf(ch2).pdf(ch3).pdf.
*(10) http://chempatlaw.pro/d/871724/d/klyuchevayafigurapatentnogopr ava.pdf.
*(11) http://www.ipu.ru/sites/default/files/page_file/reglament_Pate nt.pdf.
Волкова И. «Специалисты» и «эксперты» в спорах о нарушении исключительных прав
Volkova I. «Specialists» and «experts» in exclusive rights infringement disputes
И. Волкова — (г. Москва)
Патентоведом И.В. Волковой рассмотрены вопросы применения в спорах о правах на интеллектуальную собственность понятий «эксперт» и «специалист», принятых в судебном законодательстве РФ. Показано, что в международном патентном праве роль эксперта отведена «обычному или среднему специалисту в области техники», понимание значимости фигуры которого как носителя методологии оценки критериев патентоспособности в отечественном патентном праве отсутствует. По мнению автора, применяемые АПК РФ понятия «специалист» и «эксперт» ни по функциям, ни по отведенному в судебном процессе месту не соответствуют понятию «средний специалист» в патентном праве.
Patenting expert I. Volkova reviews the issues related to application of the notion of «experts» and «specialist» in intellectual property disputes as defined by the court legislation in Russia. She shows that the global patenting law grants the role of expert to «a regular or average technical specialist» but the Russian patenting law fails to recognize the importance of this figure as the one who possesses the methodology for patentability criteria evaluation. The author argues that the definitions of «expert» and «specialist» provided in the Arbitrage Process Code of the Russian Federation do not match the concept of the «average specialist» in patenting law — neither in term of function nor their role in the process.
Ключевые слова: эксперт, специалист, обычный или средний специалист в области техники, АПК РФ.
Keywords: expert, specialist, regular or average technical specialist, the Arbitrage Process Code of the Russian Federation.
Научно-практический журнал
«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный ПИ N 77-15023
Из номера в номер: консультации ведущих специалистов в области ИС, патентно-лицензионная и судебная практика, а также все, что нужно знать о товарных знаках, изобретениях, промышленных образцах, полезных моделях, о бухучете и налогообложении нематериальных активов, об оценке и коммерциализации ИС и многое другое.
Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» 27.01.2016 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.